Las patentes en México están atoradas

Las patentes en México están atoradas

 

¿Qué puede hacer un solicitante o un inventor para buscar que su solicitud sea atendida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con diligencia y oportunidad? Los autores responden a esta pregunta a la luz del caso de una empresa mexicana agraviada por una dilación administrativa del IMPI.

  

La protección real de una invención nace con la concesión de la patente. La protección de una patente en México está limitada a 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Pese a ello, por razón del trámite, algunas patentes se conceden antes que otras, gozando las primeras de una protección más extensa que las que se retrasan en su concesión, sin que el solicitante pueda obtener una compensación en la vigencia de su patente.

En Estados Unidos, para comercializar un producto farmacéutico, se debe tener la autorización de la Food and Drug Administration (FDA), dependencia del gobierno encargada de regular la estabilidad, no toxicidad, seguridad y eficacia de los productos de la industria farmacéutica, entre otras cuestiones. Por ello, el titular de todo producto farmacéutico debe solicitar un registro ante la FDA y cumplir con los requisitos respectivos que, a su vez, implican presentar prueba físico-química, clínica, etcétera.

Esta situación resultó en el nacimiento de la doctrina Hatch-Waxman, que posteriormente se elevó a rango de ley, y que está relacionada con fármacos genéricos. Además, en uno de sus enfoques, tuvo como propósito resolver tanto el retraso que originaban los procesos de la FDA en la aprobación de permisos como remediar el tiempo perdido derivado de dichos procesos administrativos de la FDA: análisis que no ha sido materia de reflexión de las autoridades mexicanas.

En la Ley de Patentes de Estados Unidos existe un capítulo sobre extensiones de la vigencia de patente para compensar a un titular de patente por los retrasos administrativos relativos a la FDA. (Véase “Title 35 U. S. Code. §154 [2]”.)

En México las dilaciones burocráticas son causadas por el IMPI, ya sea con razón o sin ella, retrasando ciertos trámites, lo cual provoca un daño directo a los solicitantes mientras no exista legislación o criterio reflexivo de los tribunales.

El presente tema reviste relevancia ahora que se encuentra pendiente la ratificación de la nueva versión del tratado comercial T-MEC, estando vigente todavía el TLCAN. El artículo 1709, párrafo, 12 del TLCAN establece: “Cada una de las partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos 20 años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de 17 años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación”.

El precepto legal distingue los periodos de protección real de las patentes: 20 años a partir de la solicitud o 17 años a partir de la concesión del derecho solicitado. Además, establece que en los casos en que proceda —no aclara en qué casos— se podrá compensar, con lo cual deja abierta la posibilidad a cualquier forma de ella, cuando la mora se debió a “procedimientos administrativos de aprobación”. Dicho beneficio, en el contexto del precepto citado, se traduce en la posibilidad de compensar el tiempo perdido en el otorgamiento regular de una patente. De un análisis del artículo 1709 del TLCAN destaca el verbo podrá, el cual, a primera vista, deja al legislador y al funcionario en turno la facultad de beneficiar o no al particular, aunque conforme al artículo primero de la Constitución política la interpretación debiera ser la más favorable a los derechos humanos del justiciable. Los países miembros y redactores del TLCAN debieron especificar en qué casos y bajo qué circunstancias debería interpretarse el verbo podrá, ya que lo deja al criterio subjetivo de los países miembros sin que esto genere beneficio alguno. Sin embargo, conforme al artículo primero constitucional es dable concluir que la interpretación apunta en beneficio del titular del Derecho sustantivo, máxime que el retraso proviene de omisiones burocráticas no imputables al justiciable.

Ahora, conforme al artículo 20.F.9, inciso 3, del T-MEC se establece que los retrasos irrazonables en el otorgamiento de una patente por una de las partes firmantes del tratado deben ajustarse el plazo de la patente para compensar esos retrasos; es decir, nuevamente se confiere ese derecho como lo establece el NAFTA.

Al respecto cabe señalar que Estados Unidos aplicó el concepto en beneficio de sus inventores. Por el contrario, las autoridades mexicanas simplemente abandonaron a los inventores bloqueando el beneficio de la compensación por dilación administrativa. Por su parte, Canadá concede 17 años de protección a partir de la concesión (45.1 Patent Act Revised Statutes of Canada, 1985 CP4), lo cual implica un sistema mucho más justo que el de 20 años a partir de la presentación de la solicitud de patente.

El 12 de junio de 1992 una empresa mexicana presentó una solicitud de patente por “una composición antifibrótica a base de colágeno polivinil-pirrolidona” que mejora sustancialmente la arquitectura tisular en cicatrices hialinas y regenera el tejido articular”. Después de 11 años de trámites administrativos, en 2003 el IMPI expidió el título de la patente con una vigencia a partir de 1992.

En 2004, es decir, casi un año después de haberse emitido el título de la patente, el IMPI procedió a notificar el título de la misma al apoderado del entonces titular de esa patente. En 2012, estando todavía vigente la patente de la empresa, ésta solicitó al IMPI la compensación de tiempo por dilación administrativa por un periodo de por lo menos seis a ocho años adicionales, toda vez que el promedio internacional para otorgar la exclusividad de explotación de una patente es de tres a cinco años, y no de 11 como aconteció en la especie, situación que causó sin duda un agravio a la empresa.

En junio de 2012 los derechos amparados por la patente de la empresa cayeron al dominio público en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 80, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, situación que redujo el tiempo de protección de lo que implica una patente en los términos de los tratados internacionales, específicamente lo dispuesto por el artículo 1709, fracción 12, del TLCAN del cual México es parte.

El IMPI acordó negar la compensación de tiempo por dilación administrativa solicitada por la empresa y confirmó que la vigencia de la patente concluyó el 12 de junio de 2012. Ante esta situación, la empresa optó por impugnar la negativa (J.A. 1081/2012, Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal) y solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 80, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que la autoridad desconoció el beneficio previsto por la fracción 12 del artículo 1709 del TLCAN.

El artículo 1° de la Constitución impone a la autoridad una obligación de respeto frente a los particulares cuyas garantías —ahora derechos humanos— son reconocidas no únicamente por el texto constitucional, sino también por los tratados internacionales. Lo anterior no sólo implica un mandato constitucional de respeto a los derechos humanos de los justiciables ahí contenidos, sino que lo vincula con los establecidos en los tratados internacionales en los que México sea parte, favoreciendo en todo momento a la protección más amplia en caso de que se requiera interpretar sobre el alcance del beneficio; es decir, el principio de “protección más amplia” constituye una norma constitucional de interpretación siempre favorable a los particulares.

El juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal estimó que el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial es contrario a la norma constitucional de acuerdo con los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el diverso 1709, inciso 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este sentido el juez noveno sostuvo que el artículo cuestionado se contrapone con el de mayor jerarquía, pues la vigencia de la patente es de 20 años, improrrogables. Por lo tanto, el juez consideró procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal a la empresa, con el objeto de que no se aplicara el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en su lugar se aplique la norma de Derecho internacional. El IMPI, contrario a la interpretación más favorable para el particular, evidentemente promovió recurso de revisión (R.A. 125/2013) que le tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual decidió revocar la sentencia y negar el amparo a la quejosa.

Al respecto, la magistrada Clementina Flores Suárez, en el amparo en revisión R.A. 125-2013, defendió su voto particular en el asunto que se comenta en los siguientes términos:

“Con todo respeto, disiento del criterio sostenido por la mayoría, esencialmente, por las razones siguientes:

”[…]

”En segundo lugar, no comparto la decisión aprobada por la mayoría, en virtud de que en mi opinión, tal como lo resolvió el juez de distrito, el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial es inconvencional, toda vez que en dicho precepto se establece que la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente, mientras que el numeral 1709, inciso 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que cada una de las partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos 20 años, que se contarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de 17 años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, añadiendo que en los casos en que procediere, cada una de las partes podría extender el periodo de protección con el fin de comprobar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.

”De ahí que considero que es correcta la determinación del juez del conocimiento, pues el artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio otorga un mayor beneficio al titular de una patente, que el diverso 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De lo anterior se desprenden dos visiones interpretativas distintas de un mismo texto del TLCAN. Por un lado, los partidarios de la revocación de la sentencia sostienen que el TLCAN es un tratado eminentemente comercial y, por lo tanto, la figura jurídica de la patente, por estar inmersa en un tratado comercial, no constituye un derecho humano, independientemente de que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostenga lo contrario; es decir, para los magistrados Emma Margarita Guerrero Osio y Alfredo Enrique Báez López la patente no es un derecho subjetivo proveniente de un derecho real, como lo es la propiedad, lo cual, en su opinión, lo vuelve una figura inatendible como derecho humano. Y, por el otro lado, la magistrada Clementina Flores Suárez optó por la interpretación de considerar a las patentes como un derecho sustantivo y, por lo tanto, un derecho de propiedad objeto de tutela; de ahí su inclinación por la aplicación del principio pro persona y, consecuentemente, la inobservancia de la Ley de la Propiedad Industrial frente al tratado.

Por lo anterior, contra esa sentencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la empresa promovió una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —probablemente la primera queja ante esa comisión en temas de propiedad intelectual—; sin embargo, dicha queja no prosperó. Con fecha 4 de junio de 2015 la comisión acusó la recepción de la petición, asignando el número de registro P-64-15. El 18 de octubre de 2016 la desechó por considerar que la información presentada deriva de una persona jurídica como víctima y no de una persona física, lo que excedía el mandato de la comisión.

En un asunto similar, donde el IMPI tardó más de 19 años en conceder la patente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió integrar la siguiente tesis, por cuatro votos a favor y un voto particular en contra, que formuló el señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en el amparo en revisión 435/2014, cuyo rubro dice: patentes. el artículo 1709, párrafo 12, del tratado de libre comercio de américa del norte (tlcan), no es parámetro para determinar la validez del artículo 23 de la ley de la propiedad industrial (décima época, registro: 2009865, instancia: Primera Sala; tipo de tesis: aislada, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, materia(s): común, administrativa, tesis: 1ª CCLXII/2015 [10ª], p. 313).

Para cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el verbo podrá, establecido en el artículo 1702, párrafo 12, no es vinculante para el Estado mexicano y, por lo tanto, la compensación de la demora administrativa en el otorgamiento de las patentes —sostienen— no es argumento válido para la interpretación pro persona del artículo 1° constitucional. Sin embargo, es interesante analizar el voto particular del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien sostuvo un criterio distinto al de los otros cuatro y que para efectos de este estudio es importante examinar:

“Conforme a dichas premisas, el proyecto señala que la palabra podrá —prevista en el artículo 1709, punto 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— se refiere a la opción de los Estados de regular la extensión del periodo de protección, pero no impone una obligación de preverlo, pues la patente constituye una restricción a la libre competencia de la industria y del comercio.

”Respetuosamente no comparto estas premisas, pues considero que los argumentos hechos valer en el recurso, no logran desvirtuar las consideraciones vertidas por el Juzgado de Distrito.

”[…]

”En ese sentido, desde mi perspectiva, los agravios de la recurrente resultarían infundados, pues si bien es factible considerar que el Tratado de Libre Comercio no es un tratado de derechos humanos y su interpretación puede realizarse conforme a la Convención de Viena, también lo es que dicho instrumento internacional puede contener normas de derechos humanos y, por ello, ser objeto de una interpretación conforme al artículo 1° constitucional.

”[…]

”En esas condiciones, en mi opinión, al dar respuesta al agravio de la recurrente y considerar que el artículo 1709, punto 12, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte contiene una norma relacionada con el derecho humano a la propiedad intelectual (carácter que adquiere por estar contenido en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), se encontraría justificación al razonamiento expuesto por la juez, a través del cual declaró la inconstitucionalidad de la norma, ejerciendo un control de convencionalidad.

”[…]

”Las razones antes expuestas me llevan a disentir de la propuesta, pues desde mi punto de vista la sentencia en lo relativo a la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial debió confirmarse en ese aspecto y, en su caso, debió entrarse al estudio de los restantes agravios.”

Derivado de lo anterior, se impone como una obligación del Estado mexicano preservar dicha disposición 1702, párrafo 12, del TLCAN, ahora frente a la modernización del mismo con nuestros socios comerciales y, más aún, aclararlo, como se desprende del artículo 20.F.9, inciso 3, del ahora T-MEC. Si bien creemos que dicha disposición internacional prevé un derecho subjetivo objeto de tutela, como es la compensación en la vigencia de las patentes por dilación burocrática, la combinación de ese derecho en concordancia con el artículo 1° constitucional debería ser suficiente para generar la protección pro persona y no un laberinto interpretativo de negación a la protección constitucional.

 

Conclusiones

  • La propiedad intelectual es un derecho real que constituye un derecho subjetivo, objeto de protección como puede serlo la propiedad corpórea.
  • En los tratados comerciales también puede haber inmersos derechos humanos, los cuales deben ser protegidos conforme al artículo 1° constitucional. Lo anterior conforme al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
  • El término podrán debería desaparecer de los tratados internacionales y de la legislación local, salvo que se establecieren lineamientos claros e identificables bajo los cuales el titular de un derecho realmente pueda acceder al beneficio regulado, sin que se genere una expectativa de derecho inalcanzable como si se tratara de un derecho aspiracional manipulado arbitrariamente por la autoridad con múltiples trampas procesales y de interpretación para llegar al beneficio.
  • La compensación del tiempo de vigencia de una patente por dilación burocrática no implica una extensión del término de 20 años de la vigencia de una patente, sino precisamente la compensación del tiempo perdido por un retraso administrativo imputable a la autoridad y no al titular del derecho subjetivo.
  • Nuestros socios comerciales, lejos de tomar una postura como la de las autoridades mexicanas, por el contrario, hicieron suya esa ventaja a favor del inventor o su causahabiente, y permiten la compensación del tiempo perdido en la tramitación de una patente por dilación de la autoridad. En este sentido, sería deseable que la legislación mexicana homologue su legislación conforme a la de nuestros socios comerciales, con el objetivo de promover la generación de tecnología en nuestro país.

 

 


 

 

* Socio de la firma Basham, Ringe y Correa, S.C., y miembro de la Asociación Mexicana para Protección de la Propiedad Intelectual.

** Químico farmacéutico biólogo.

 

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